¿Qué es una marca comercial?

Ley 19.039 regula esta materia y entiende por marca comercial, todo signo, capaz de distinguir en el mercado productos o servicios.

Una marca puede consistir en una palabra (marca denominativa) o combinación de palabras (marca mixta), cifras; letras; símbolos; dibujos (marcas figurativas) y hasta signos auditivos (marcas sonoras). 

Puede consistir también en otros elementos o en su combinación, como las marcas tridimensionales, olfativas, de patrón, multimedia, holográficas, de movimiento, de posición o táctiles, por mencionar algunas marcas no tradicionales.

En Chile se permite el registro de signos no regulados expresamente, como los olores, texturas, sabores, y cualquier otro signo en la medida que estos sean lo suficientemente distintivos respecto de los productos y/o servicios que pretenden distinguir, siempre y cuando estos signos puedan especificarse y representarse o reproducirse en el registro de manera clara, precisa y completa en sí misma; y que además sean fácilmente accesibles, inteligibles, duraderos y objetivos, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección solicitada.

¿Para qué sirve tener una marca comercial registrada?

Los consumidores, al momento de adquirir un producto o servicio, eligen una determinada marca debido a que tiene asociada una calidad y características determinadas. En este sentido, la marca comercial es un instrumento eficaz para distinguir los productos en el mercado y diferenciarse de otros que existan en él, evitando la confusión entre los consumidores.

Para una empresa, la marca puede ser el activo más importante, por ello la importancia de ser protegida. 

La obtención del registro de una marca comercial la protege a nivel nacional, otorgando a su dueño el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en la forma que se le ha conferido en el Registro de Marcas. Además, impide que un tercero la utilice, sin su consentimiento. 

Quien posee una marca registrada que es usada sin su consentimiento, cuenta con dos tipos de acciones judiciales, acciones civiles, entre otras, para obtener la indemnización de perjuicios, y acción penal, por los delitos tipificados en la misma Ley 19.039.

Las marcas son derechos de propiedad industrial que, al igual que cualquier bien u objeto, pueden ser transferidos a otras personas. 

Para ello debe suscribirse un contrato por el cual el titular de la marca, se la transfiere a otro, quien la recibe para sí, normalmente a cambio de un precio (compraventa). 

La transferencia de una marca no producirá efectos frente a terceros si no es anotado en INAPI el cambio de titular, para ello se solicita la inscripción de la transferencia, adjuntando en original o copia autorizada el ejemplar del documento de la transferencia, y pagando los derechos legales dentro del plazo legal (el pago de derechos de una transferencia es de 1 UTM, por cada registro a transferir y el plazo es de 60 días hábiles desde que se acepta la transferencia).

Si el nuevo titular de la marca no reside en Chile, es necesario que designe un representante con domicilio en Chile para que lo represente en todas las actuaciones relacionadas con la marca de su propiedad.

¿Dónde se hace el trámite de solicitud de registro de una marca comercial?

Puede hacerse en forma virtual en el sitio www.inapi.cl y presencialmente en la oficina del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

¿Quiénes pueden solicitar el registro de una marca comercial?

Pueden hacerlo personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras. Si el solicitante es una persona jurídica o varias personas naturales solicitan la marca, deben actuar representadas, y su representante deberá presentar los poderes correspondientes que lo facultan para realizar la tramitación de solicitud de registro de una marca comercial.

¿Cómo debe presentarse los poderes ante INAPI para actuar por terceros?

Bastará que los poderes consten en un instrumento privado y podrán ser ingresados a INAPI mediante una copia digital íntegra, que puede ser acompañada directamente en el formulario de la solicitud o bien mediante su ingreso en la custodia de poderes que mantiene el Instituto.

Al ingresar el poder en custodia, INAPI le asignará un número de custodia que se podrá citar en toda solicitud que presente en forma presencial o en línea, incluidas las que se presenten en el futuro. Excepcionalmente y para el caso de ser necesario, podrá concurrir personalmente a la oficina de INAPI a custodiar el poder físicamente.

Si el solicitante es un residente en el extranjero, debe designar un representante residente en Chile para que lo represente en la tramitación de la solicitud y continúe representando una vez obtenido el registro.

Para esto, extenderá un poder en el extranjero designando una persona residente en Chile para que lo represente, mencionando su Cédula de Identidad y domicilio en Chile. Este poder puede acompañarse a la solicitud o registrarse en la custodia de poderes mencionada anteriormente.

Sin perjuicio de lo señalado, puede presentar su solicitud a través de un representante, sin indicar número de custodia y sin acompañar el poder, pero debido a que corresponde a una exigencia formal del proceso de tramitación, posteriormente, al momento que INAPI realice el examen de forma de su solicitud, su petición de registro será observada mediante una resolución en que se le exigirá acompañar un poder para seguir la tramitación. Esto significará la extensión del tiempo de tramitación de su solicitud y en caso de no subsanar la observación dentro del plazo legal, su abandono.

¿Cuál es el procedimiento para solicitar el registro de una marca en el INAPI?

• Presentación de solicitud.
• Examen formal: realizado por INAPI. Si se detecta algún error u omisión, el interesado o interesada debe realizar las correcciones o aclaraciones pertinentes, dentro de 30 días.
• Publicación en el Diario Oficial / Examen de fondo: si la solicitud es aceptada, se debe pagar la publicación del extracto de la solicitud en el Diario Oficial, dentro del plazo legal de 20 días hábiles siguientes a la aceptación.
• Resolución definitiva: es comunicada por el director nacional de INAPI mediante una resolución que acepta o rechaza la marca. Si la solicitud es aceptada, el interesado debe pagar y acreditar el pago de los derechos definitivos dentro del plazo de 60 días, contados desde la notificación de la resolución de aceptación. Si es rechazada, el interesado puede apelar ante el Tribunal de Propiedad Industrial, requiriendo el patrocinio de un abogado y una consignación.
• Marca registrada: una vez acreditado el pago se procede al registro de la marca. El pago debe efectuarse dentro del plazo de 60 días hábiles y lo puede realizar directamente en la página web de la Tesorería General de la República.

¿Qué tipos de marcas existen?

Existen distintos tipos de marcas comerciales:

• Marca de productos: son signos de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado un mismo producto.
• Marca de servicios: también son signos susceptibles de representación gráfica, pero que indican el origen empresarial de un servicio.
• Marca tridimensional: es aquella en forma tridimensional, incluidos los recipientes, el embalaje, el producto mismo o su apariencia, estará representada por la presentación o bien de una reproducción gráfica de dicha forma. 
• Frase de propaganda: son expresiones que acompañan a la marca comercial mediante alguna cualidad o a través de sentimientos positivos.  
• Marca sonora: son sonidos que pueden distinguir a un determinado origen. Este tipo de marca está compuesta exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos.
• Marca de posición: es aquella consistente en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto.
• Marca de movimiento: está compuesta de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca, o que los incluya.
• Marca de patrón: constituida exclusivamente por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente, y estarán representadas por la presentación de una imagen que muestre el patrón de repetición.
• Marca multimedia: constituidas por la combinación de imagen y sonido, o que los incluyan.
• Marca de combinación de colores: aquellas compuestas por dos o más colores dispuestos sistemáticamente de manera uniforme.
• Marca de holograma: compuestas por elementos con características holográficas.
• Marcas no tradicionales: pueden estar constituidas por olores, texturas, sabores, o cualquier otra creación del intelecto humano en la medida que sirva para distinguir productos y/o servicios.
• Marca colectiva: incluye todo signo, o combinación de estos, capaces de distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación respecto de los productos o servicios de terceros.
• Marca de certificación: comprende todo signo o combinación de signos capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios de terceros, garantizando que cumplen con requisitos y características comunes.

¿Qué no se puede registrar como marca comercial?

No puede registrarse aquel signo que incurra en alguna de las siguientes causales:

• Cuando el signo carezca de elementos distintivos, es decir, ninguno de sus elementos sea apto para diferenciar los productos o servicios como procedentes de una empresa y no de otra. Esto sucede si una palabra sirve para designar el género, la naturaleza, el origen, la nacionalidad, la destinación, el peso, el valor; o una cualidad de los productos o servicios; o es de uso común en el comercio para designar ese tipo de productos o servicios.
• Cuando el signo corresponde a una denominación técnica o científica, al nombre de una variedad vegetal, o a una denominación recomendada por la OMS o indicativa de acción terapéutica.
• Cuando el signo consista en el color en sí mismo.
• Cuando el signo que se desea registrar sea contrario a la moral o al orden público o a las buenas costumbres.
• Cuando el signo corresponda a los emblemas y símbolos de un Estado, o a su bandera o al nombre o siglas de cualquier país o Estado.
• Los signos que se presten para inducir a error, engaño o confusión respecto de la procedencia geográfica, cualidad o género de los productos y servicios.
• Aquellos signos que colisionen con derechos adquiridos por terceros.
• Marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma de poder confundirse con otras ya inscritas o válidamente solicitadas en Chile con anterioridad para productos o servicios idénticos o similares.
• Marcas iguales o similares a otra registrada en el extranjero para los mismos productos o servicios, que goce de fama y notoriedad.
• Marcas que consistan en el nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo que ella preste su consentimiento o sus herederos o hayan transcurrido 50 años de su muerte y siempre que no afecte su honor. 
• Aquellos signos que pueden inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto por ser igual o similar a una Indicación Geográfica o Denominación de Origen reconocida en Chile.

¿Cuánto dura la protección de una marca registrada?

La protección de un registro de marca dura 10 años, contados desde la fecha del registro. 

Un registro de marca puede renovarse indefinidamente, durante los 6 meses anteriores al vencimiento o dentro de los 6 meses siguientes a la expiración del registro. 

No obstante, una marca podría perder vigencia antes de cumplir 10 años por otros motivos, 

Cuando esta ha sido objeto de un juicio de nulidad, caducidad por genericidad o por no uso, o cuando ha sido invalidada a través de un procedimiento administrativo. 

Artículo elaborado por Mauricio Caussade abogado en Muysimple.cl 

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